Para obtener el registro de marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
Con la finalidad de tener claridad que requisitos y procedimiento legal se debe seguir al momento de solicitar un registro marcario para obtener el derecho exclusivo de uso del titular de la marca o bien la cancelación de un diverso registro marcario -por motivo de su declaratoria de su caducidad-, sin duda se debe tener presente lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento vigentes.
En primer término, se debe tomar en cuenta que en el artículo 88 Ley de la Propiedad Industrial vigente1 se precisa que por marca debe entenderse todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Por ello, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial para efectos del Registro de Marca, ésta debe poseer cierta particularidad que la haga distinta de entre las demás que fluyen en el mercado o que estén registradas; es decir, para que proceda la protección legal de un signo que ampare un producto o servicio como marca, éste debe ser distinto a los de su misma clase o especie.
Registro y Marcas
Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento vigentes establecen el procedimiento que debe seguirse para la obtención de un registro marcado con el consecuente derecho exclusivo de uso del titular de la marca, señalando esencialmente los siguientes pasos:
I.- Para obtener el Registro de Marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con los siguientes datos:
- Nombre y domicilio del solicitante.
- La representación del signo que constituya la marca.
- La fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se entenderá que no se ha usado la marca.
- Los productos o servicios específicos a los que se aplicará la marca, y
- Los demás que prevenga el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
II.- A la solicitud de Registro de Marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta3.
III.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes4.
IV.- Recibida la solicitud, el IMPI procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento.5
V.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de Ley de la Propiedad Industrial.
Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el Registro de Marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.
VII.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.
El plazo adicional, se contará a partir del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 Ley de la Propiedad Industrial.
La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes de Registro de Marca.
VIII.- Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite. El nuevo trámite deberá:
- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;
- Satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de Ley de la Propiedad Industrial y los aplicables de su reglamento, y
- Ser objeto de la publicación a la que se refiere el artículo 119 de Ley de la Propiedad Industrial.
En este supuesto, se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite de Registro de Marca.
IX.- El IMPI suspenderá el trámite de una solicitud de Registro de Marca cuando la solicitud contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación del o los registros o cesación de los efectos del nombre comercial.
Este supuesto procederá de oficio o a petición de quien inicie o haya iniciado la solicitud de declaración administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere el artículo 178 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marca idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.
X.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el IMPI niegue el Registro de Marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. El IMPI dictará la resolución que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.10
XI.- El IMPI expedirá un título por cada Registro y Marcas, como constancia de su registro. El título comprenderá la representación de la marca y en el mismo se hará constar:
- Número de Registro de Marca;
- El signo que constituye la marca;
- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- Nombre y domicilio del titular;
- Ubicación del establecimiento, en su caso;
- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y Vigencia.
Sólo podrán permitirse cambios en el título de un registro y marcas para corregir errores evidentes o de forma. Los cambios autorizados deberán ser publicados en la Gaceta.
En este contexto, el trámite del Registro de Marca, implica un auténtico procedimiento que se inicia con la solicitud de registro correspondiente y concluye con la decisión del IMPI en la que otorga o niega el registro solicitado.
De tal manera que sólo una vez cumplidos todos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título en el que se hará constar aquellos datos que precisa el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre ellos, el nombre del titular del registro marcario, en el entendido de que por el sólo hecho de haberse presentado la solicitud de registro, se entiende que el solicitante se reservó el uso exclusivo de la marca, acorde a lo que dispone el numeral 56 del Reglamento de la citada ley.
En este sentido, se aprecia que los fines del registro marcario atienden a la protección de intereses económicos de los titulares, del consumidor, y a la sana práctica comercial, como objeto de la ley que protege la propiedad industrial, tal como se advierte del artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, que entre otros objetivos señala los siguientes:
- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos (producción, distribución o comercialización).
- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.
- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales.
- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.
Ahora bien, del numeral 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial12 se desprende que el Registro de Marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley aludida o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.
En tanto, los artículos 13013, 13614, 13915 y 14116 de la referida ley, sancionan la inactividad en el uso de una marca y autoriza al titular de una marca la concesión mediante convenio o licencia a una o más personas para que hagan uso de una marca.
Por su parte, en los artículos de 152, 155, 187 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto a la caducidad del Registro de Marca, establecen los casos en que este supuesto se actualiza y el procedimiento para su declaratoria, el cual medularmente se explica a continuación:
I.- El Registro de Marca caducará en los siguientes casos:
- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.”17
II.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del Registro de Marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de Ley de la Propiedad Industrial, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.”18
III.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.”19
IV.- Podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa el IMPI de oficio o quién tenga interés jurídico y funde su pretensión.”20
Cabe destacar que sobre la determinación del interés jurídico en los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Segunda Sala ha sustentado que el interés para demandar la nulidad de una marca, surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación, se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer. De esa resolución derivaron las tesis de jurisprudencias 2a./J. 70/9521 y 2a./J. 71/9522, cuyos rubros dicen:
“MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO DE MARCA, PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.
“MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA”
En dicho precedente la Segunda Sala consideró fundamentalmente que el interés para demandar la nulidad de un Registro de Marca, surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación, se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa.
De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conforme al criterio antes descrito y retomando el contenido de los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, en un diverso fallo23, concluyo que cuando dichos numerales refieren que la caducidad de un registro marcario podrá solicitarse “a petición de parte”, debe entenderse que se refiere a todo aquel que sea titular de un interés jurídico, situación que necesariamente excluye a todos aquellos que únicamente tienen un interés de hecho.
Asimismo, en el mismo fallo la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que ese interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro de marca no deriva necesariamente de un derecho subjetivo “per se”, sino comprende también, a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el Registro de Marca o bien porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca, lo que genera la posibilidad de pedir la caducidad de la última de las nombradas.
Por lo anterior, si con motivo de la solicitud de Registro de Marca, surge un obstáculo como lo es que ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ya exista una diversa marca registrada igual o semejante en grado de confusión, evidentemente nace el interés jurídico del solicitante para demandar la caducidad de este registro.
Así las cosas, el interés para demandar la caducidad de un Registro de Marca surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación.
Se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer, y que es necesario eliminar mediante una declaración administrativa, estado que en el caso se presenta al notificarse al solicitante del Registro de Marca la existencia de un registro anterior y que constituye un impedimento para la consecución de su propósito (obtener el Registro de Marca) y que, por ende, se hace necesario eliminar para evitar las posibles consecuencias dañosas.
Dicho criterio fue avalado por la Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 39/2011 (10a.)24 cuyo rubro es el siguiente:
“Registro y Marcas. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA,
DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO”.
Finalmente, esta última consideración queda robustecida con lo dispuesto en los artículos 122 y 124 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues de su interpretación armónica se desprende que si al practicarse por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el estudio de fondo de la marca se encontrare otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite y aplicada a los mismos productos o servicios similares, o un nombre comercial, se suspenderá el trámite y se notificará al solicitante, indicándole las anterioridades existentes.
Para que manifieste lo que a su derecho convenga, por ende resulta obvio que nada le impide que al contestar la vista pueda solicitar la suspensión del procedimiento relativo a su solicitud de registro, para demandar la caducidad de la marca o marcas registradas que significan un obstáculo o impedimento jurídico o de hecho para el logro de su pretensión (la obtención del Registro de Marca que le permita el derecho exclusivo a su uso).
1 “Artículo 88.-Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.
2 Artículo 113 de la Ley de Propiedad Industrial.
3 Artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial.
4 Artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial.
5 Artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial.
6 Artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.
7 Artículo 122 BIS. de la Ley de la Propiedad Industrial.
8 Artículo 123 de la Ley de la Propiedad Industrial.
9 Artículo 124 de la Ley de la Propiedad Industrial.
10 Artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial.
11 Artículo126 de la Ley de la Propiedad Industrial
12 “Artículo 151. El registro de marca será nulo cuando: I. Se
haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o
la que hubiese estado vigente en la época de su registro. (..)”
13 “Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”
14 “Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros en el Registro de Marca.
15 “Artículo 139. Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley”.
16 “Artículo 141. El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca”.
17 Artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial.
18 Artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial.
19 Artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial.
20 Artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial
21 Núm. Registro IUS: 200683, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Noviembre de 1995, Página: 201.
22 Núm. Registro IUS: 200684, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Noviembre de 1995, Página: 249.
23 En la Contradicción 357/2011
24 Registro: 2000251, Instancia: Segunda Sala, Época: Décima Época, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 39/2011 (10a.), Página: 1244
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